שימו לב, אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר. קראו עוד הבנתי
משפט

נושא חם

הגעתם לשלב הלאומי ברישום הפטנט ואתם מוגבלים בתקציב?

עצות שימושיות לבחירת המדינות המתאימות ביותר

בשיתוף משפטיפ - עו"ד אייל שילון 14:1127.03.16

הגשתם בקשת פטנט ועומדים לחלוף 12 החודשים של אמנת פריז או 30 החודשים של ה-PCT ? ובכן, יש להניח כי אתם ניצבים בפני שורת החלטות הרות גורל – באילו מדינות להגיש את בקשות הפטנט בשלב הלאומי.

 

יש לזכור כי מאחר והגנת הפטנט היא טריטוריאלית, ההגנה על ההמצאה שלכם תתאפשר רק אם תגישו את הבקשה במדינה ספציפית, שם היא תעבור הליך בחינה מייגע, ולבסוף, בתקווה, גם תירשם; לכן, ההחלטה על ההגשה ובחירת המדינות הינה חשובה ביותר.

הכניסה לשלב הלאומי תלווה בקשיים כאלה ואחרים, ובכל מדינה יהיו אלה מעט שונים. ההתייחסות תבוא לידי ביטוי בדרך כלל בתיקונים שיידרשו לפני הכניסה לשלב הלאומי,  כלומר ההגשה בכל מדינה בנפרד, בהתאם לדו"ח הבחינה משלב ה-PCT, תרגומים לשפות שונות, שינוי או הסרת תביעות עודפות, בחינת סוגי התביעות, התאמת נוסח התביעות לפי הדין המקומי, לעיתים אף יידרשו בקשות חלוקה ועוד ועוד – כל הנזכר לעיל מתבטא בסופו של דבר בהוצאה כספית ניכרת.

 

כמובן שאם אתם חברה בינונית או גדולה המשמעות הכספית לעיתים בטלה בשישים לעומת הסיכויים והיתרונות שבמשפחת פטנטים ענפה, אך גם אז – מדוע סתם להוציא כספים שיכולים למעשה לממן את הפטנט הבא של החברה.

 

ברור מאליו שעניין התשלום קשה ומלחיץ יותר אצל חברות בינוניות וקטנות וכן אנשים פרטיים שהגיעו אף הם לנקודה הזו. על כן, יש לתכנן את הכניסה לשלב הלאומי באופן בו כספים לא ירדו לטמיון סתם כך, גם משום שלאחר כל הגשה שכזו – צפויות הוצאות נוספות בעתיד הלא-רחוק.

 

התכנון לפני הכניסה לשלב הלאומי חשוב מאוד ומהותי מבחינה תקציבית, ותמיד תעלה השאלה באילו מדינות כדאי להגיש את הבקשה בשלב הלאומי. המענה לשאלה זו ישתנה, לעיתים באופן דרמטי, מאדם לאדם ומחברה לחברה, לא רק בהתאם ליכולות הכלכליות אלא גם בעקבות שיקולים מסחריים או אחרים באותה נקודת הזמן.

 

אם לא נתייחס בשלב זה למגבלה התקציבית, נצא מתוך נקודת הנחה שניתן להגיש את בקשת הפטנט בכל העולם. אך האם יהיה זה הצעד הנכון? יש לזכור שאפילו חברות הענק הבינלאומיות לא טורחות להגיש בכל או אפילו רוב המדינות החברות באמנת ה-PCT.

 

השאלות הראשוניות שראוי לשאול הן למשל מהן המדינות בהן נמכור את המוצר, כלומר – היכן השוק שלי? מהן המדינות בהן צפויה לי תחרות ומאיזה סוג? האם אני יודע על מדינות בהן הסיכוי להפרה גדול יותר? האם יש לי משאבים לנהל את כל בקשות הפטנט הללו וכיוב'.

 

ההגנה על ההמצאה שלכם תתאפשר רק אם תגישו את הבקשה במדינה ספציפית. ההגנה על ההמצאה שלכם תתאפשר רק אם תגישו את הבקשה במדינה ספציפית. צילום: bigstock

 

אחת השאלות המהותיות ביותר היא, מאחר וצפויות הוצאות רבות גם בהמשך הדרך, האם אוכל, כלכלית, להחזיק את בקשות הפטנט בחיים בכל המדינות שבהן הגשתי? האם ההמצאה פטנטבילית (כשירה לרישום פטנט) בכל המדינות בהן אני מבקש להגיש בקשת פטנט? אם אני לא מתכוון למכור את המוצר שלי במדינה מסוימת ואין בכוונתי למכור רישיון שימוש לאחר שימכור באותה המדינה – האם כדאי להגיש או לא להגיש באותה המדינה? האם אוכל לאכוף את ההגנה במדינות בהן האכיפה יקרה או מורכבת במיוחד?

 

כפי שניתן להבין, השיקולים רבים ועצה מאיש המקצוע תהיה כנראה חשובה ביותר למקרה הספציפי שלכם על מנת להבין מה באמת עומד לפניכם. המענה כנראה טמון בתשובות שעניתם לשאלות שנשאלו לעיל, אך ננסה למנות מספר עצות לבחירה נכונה של המדינות:

 

1. בררו מהו התקציב שלכם לשנתיים הקרובות בסעיף הקניין הרוחני.

 

2. בידקו מול משרד עורכי הדין שלכם מהן ההוצאות הצפויות.

 

3. התמקדו במדינות "השוק" שלכם – היכן שאתם מוכרים את המוצר ולאו דווקא במדינות הייצור.

 

4. שקלו להגיש בקשות במדינות השייכות לגושים הטריטוריאליים הגדולים, כלומר אירופה, ארה"ב, אוסטרליה, אפריקה, וכיוב' גם אם אין לכם כוונה מיידית לשווק בהן.

 

5. הגישו במדינות בהן קיים מחקר ופיתוח מתקדם באותו נושא של ההמצאה שלכם.

 

6. להפסיק לפחד מהסינים – יש לזכור שסין היא "לא מה שהיתה פעם". סין היום מדינה מתקדמת מאוד בתחומי הטכנולוגיה והקניין הרוחני והממשלה מעוניינת להראות למדינות המערב כי גם בסין ניתן לאכוף את הזכויות וכי כדאי להגיש בקשות פטנט גם בסין.

 

כמובן שמערכת השיקולים רחבה עוד יותר מהתיאור הקצר שהובא לפניכם וישנם שיקולים פרטניים ומורכבים אשר יכולים ליצור מצב שהמלצה המתאימה לאחד, כלל אינה מתאימה לאחר.

 

לסיכום, השלב הלאומי הינו אחד מן השלבים הקריטיים במירוץ לרישום הפטנט ויש לקבל כל החלטה בעיניים פקוחות ולאחר שקלול היתרונות והחסרונות שבאותו הצעד.

 

עו״ד אייל שילון, שותף במשרד עורכי דין ופטנטים שילון צוקרשטיין ושות׳.

 

לחצו כאן לכל כתבות משפטיפ

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x